Bis vor ca. 20 Jahren war das Markenrecht von Patentanwälten dominiert. Die Betreuung der Marken fand parallel zur Betreuung der Patente statt. In den letzten Jahren ist das Markenrecht im Zuge der fortschreitenden Globalisierung und der Harmonisierung im europäischen Binnenmarkt deutlich komplexer geworden. Patentanwälte absolvieren jedoch kein juristisches Studium, sie sind vielmehr Ingenieure oder Naturwissenschaftler mit juristischer Zusatzausbildung. Sie tun sich mitunter mit markenrechtlichen Fragen schwer. Viele Patentanwaltskanzleien sind deshalb dazu übergegangen, auch Rechtsanwälte mit aufzunehmen.
Zwar kommt Markenrecht im Studium allenfalls am Rande vor, umso interessanter und spannender ist es in der Praxis. Dabei unterscheidet sich die tägliche Arbeit eines Markenanwalts deutlich von der eines Anwalts in einer Allgemeinkanzlei. Die Betreuung des Markenbestandes eines Unternehmens bringt es mit sich, dass es sich in der Regel um ein Dauermandat handelt. Die Geschäftsbeziehung zwischen Anwalt und Mandant besteht meist über Jahre, nicht selten sogar über Jahrzehnte hinweg.
Oft beginnt ein Auftrag damit, dass ein Unternehmen ein neues Produkt entwickelt und einen passenden Namen dafür sucht. Ist unternehmensintern die Entscheidung für einen Namen gefallen, wird der Markenanwalt mit der Klärung beauftragt, ob der favorisierte Name eingesetzt und für das Unternehmen monopolisiert werden kann. Hierzu führt der Rechtsanwalt eine Markenrecherche durch und prüft, ob der gewünschte Name bereits für eine andere Person geschützt ist. Außerdem prüft der Anwalt, ob der Name überhaupt monopolisiert werden kann. Das Markengesetz sieht eine ganze Reihe von Begriffen vor, die nicht geschützt werden können, zum Beispiel beschreibende Angaben. So ist das Wort „Spaten“ für Gartengeräte nicht monopolisierbar, für Bier hingegen schon. Ebenso ist „apple“ nicht für Obst schutzfähig, jedoch für Computer.
Ist die Entscheidung für einen Namen gefallen, stellt sich die Frage nach dem Gebiet, in dem die Marke geschützt werden soll. Da es sich bei Marken um sogenannte territoriale Schutzrechte handelt, gilt das Monopol für eine Marke jeweils nur in dem Land, in dem sie ins Markenregister eingetragen wurde. Um Schutz für eine Marke in Deutschland zu erhalten, gibt es drei Möglichkeiten. Es kann eine nationale Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt in München angemeldet werden, eine EU-Marke beim EU-Markenamt in Alicante/Spanien oder eine internationale Registrierung mit dem Schutzbereich Deutschland bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf/Schweiz.
Ohne auf die einzelnen Vor- und Nachteile der jeweiligen Anmeldestrategie einzugehen, wird bereits hier deutlich, dass ein Markenanwalt immer international tätig ist. Hinzu kommt, dass etablierte Markenkanzleien über ein Netzwerk an Partnerkanzleien im Ausland verfügen. Dadurch können dem Mandanten Markenanmeldungen aus einer Hand in jedem gewünschten Land angeboten werden. Selbst ausgefallene Wünsche wie beispielsweise Markenregistrierungen in Nordkorea, Irak oder Tadschikistan sind so erfüllbar.
Sobald die Marke registriert ist, gilt es einerseits, diese gegen Angriffe Dritter zu verteidigen und andererseits, das mit der Marke gewährte Monopol gegenüber Dritten durchzusetzen. Dies geschieht zum einen durch Amtsverfahren bei den jeweiligen Markenämtern und zum anderen in Zivilverfahren vor Gericht. Das Salz in der Suppe sind dabei die Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz. Vor allem wenn der Mandant auf einer Messe einen „Markenpiraten“ ausfindig gemacht hat, zählen oft Stunden. In solchen Fällen wird vom eigenen Anwalt höchste Einsatzbereitschaft – mitunter auch am Wochenende – gefordert, um nach Erlass einer Einstweiligen Verfügung eine Standräumung durchzusetzen. Die zum Teil recht amüsanten Fernsehreportagen zu diesem Thema werden dabei vom realen Leben noch übertroffen. So zum Beispiel, wenn der vollstreckende Gerichtsvollzieher in Strickpullover und Cordhose aufläuft und deshalb vom ausländischen Standbetreiber nicht als Amtsperson wahrgenommen und vom Messestand verscheucht wird. Wenn dann der Gerichtsvollzieher auch noch kein Englisch und der Standbetreiber kein Deutsch spricht, sind neben Verhandlungsgeschick auch die Übersetzungskünste des Anwalts gefragt, um die Situation zu deeskalieren.
Um im Markenrecht als Rechtsanwalt erfolgreich zu sein, sollte man neben fundierten juristischen Kenntnissen die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Verhandlungssicheres Englisch, da ein ganz erheblicher Teil der Korrespondenz und auch der Amtsverfahren beim EU-Markenamt sowie die Verfahren bei WIPO auf Englisch geführt werden. Äußerst sorgfältiges Arbeiten, da gerade bei EU-Verfahren eine ganze Reihe an Formalien einzuhalten ist, deren Nichtbeachtung zum Unterliegen führt. Beispielsweise sind allein die „Praktische Anweisungen für die Parteien“ des Gerichts der Europäischen Union (EuG) über 20 Seiten lang. Zusätzlich ist unabdingbar, sich in die unternehmerische Denkweise der Mandanten hineinzuversetzen. So ist es für Unternehmer oft nicht wichtig, einen Fall zu 100 % zu gewinnen, wenn nur die angegriffene Marke des Gegners schnell gelöscht wird. Wer diese Voraussetzungen mitbringt, findet im Markenrecht ein spannendes Tätigkeitsfeld, das aufgrund der oft hohen Streitwerte auch aus finanzieller Sicht interessant ist. Mit dem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz gibt es mittlerweile auch eine adäquate Weiterbildungsmöglichkeit.